12384 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

נושא המאמר: הסכמי רישוי פטנטים ותקנים בטלקומוניקציה - Patent License Agreements and Telecommunication Standards
מאת: רז אבן-הר, עו"ד   שמור מאמר למועדפים

הסכמי רישוי פטנטים ותקנים בטלקומוניקציה
Patent License Agreements and Telecommunication Standards
רז אבן-הר, עו"ד*
הקדמה
התפתחותה המהירה של תעשיית ההי-טק בישראל בשנים האחרונות, הביאה לחשיפתן של מספר רב של חברות טכנולוגיה לסוגיית הפטנטים בכלל ולרישוי השימוש בפטנטים בפרט. חברות הי-טק רבות, קטנות כגדולות, נדרשות להתקשר בהסכמי רישוי פטנטים לצורך שימוש בטכנולוגיות מוגנות פטנט של חברות אחרות (לרוב, חברות מובילות בתחומן), הן לצורך שיווק ומכירת מוצריהן והן לצורך פיתוח המוצר, המתבסס לעתים על טכנולוגיות קודמות ומוגנות. מאמר זה סוקר את מטרתם של הסכמי רישוי הפטנטים ואת עקרונותיהם הכלליים. לבסוף, יתייחס המאמר לקשר שבין הסכמי רישוי פטנטים לתקנים בינלאומיים (International Standards) בתחום הטלקומוניקציה, תחום רווי תקינה בינלאומית ופטנטים, בו פועלות חברות הי-טק ישראליות רבות.
פטנטים – כללי
הסכם רישוי פטנטים נועד להסדיר את השימוש בטכנולוגיה המבוססת על המצאה המוגנת בפטנט. לצורך הבנת סוגיית רישוי השימוש בפטנטים, יש להבין תחילה את משמעות המונח "פטנט".
סעיף 3 לחוק הפטנטים, תשכ"ז- 1967 (להלן: "חוק הפטנטים") קובע כי: "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט".
מאמר זה אינו סוקר את תהליך רישום הפטנט, אך נציין מספר עובדות הקשורות לדיני פטנטים ולפרקטיקה של פטנטים, החשובות לצורך הדיון בהסכמי הרישוי:
1. רישום פטנט הינו תהליך ממושך, האורך בממוצע 3-5 שנים;
2. רישום פטנט כרוך בהוצאות משמעותיות, הנעות בין 30-50 אלף דולר לפטנט אחד (החל מהגשת בקשת הפטנט ועד לקבלת מסמך הפטנט מרשם הפטנטים). עיקר ההוצאות קשורות לחיפוש פרסומים קודמים (Prior Art Search), עריכת בקשת הפטנט וההתכתבות עם רשם הפטנטים לאחר שהוא מעיין בבקשה ומגיש את תגובתו והערותיו. עבודה מקצועית זו נעשית ע"י עורכי הפטנטים;
3. הפטנט מקנה הגנה טריטוריאלית המוגבלת רק לשטחי המדינה אשר העניקה את הפטנט. לדוגמא, פטנט אשר ניתן בארה"ב, אינו תקף בישראל אם לא התקבל פטנט על אותה האמצאה גם בישראל;
4. עקב האמור בסעיפים 1-3 לעיל, נאלצים מבקשי הפטנט לברור את המדינות בהן הם מעוניינים לרשום את הפטנט, שכן רישום הפטנט בעשרות מדינות כרוך בהוצאות שאף חברות מבוססות תתקשינה לעמוד בהן;
5. בחירת המדינות בהן יתבקש פטנט על האמצאה נעשית על-סמך שווקי היעד של הטכנולוגיה, אותם צופה מגיש בקשת הפטנט;
6. הפטנט תקף לתקופה של 20 שנה מיום הגשת הבקשה ורק בתקופה זו ניתן לאכוף אותו. לדוגמא, פטנט עליו הוגשה בקשה בשנת 2000 ואשר התקבל בשנת 2004, יהיה בתוקף עד לשנת 2020. בעבר, מדינות שונות העניקו פטנט לתקופות שונות, אך בשנים האחרונות, בעקבות אימוצן של אמנות בינלאומיות, הושגה אחידות בעניין זה;
7. על-מנת לאכוף את הפטנט (כלומר, למנוע מאחרים מלנצל את האמצאה ללא אישור בעל הפטנט), על בעל הפטנט לנהל הליך משפטי בבית משפט מוסמך. ואם ציינו כי רישום הפטנט הינו תהליך ממושך ויקר, הרי שאכיפת הפטנט באמצעות בית המשפט, עשויה להיות ממושכת ויקרה הרבה יותר (בישראל, למשל, התנהלו מספר הליכים משפטיים בתחום הפטנטים אשר נמשכו למעלה מ- 10 שנים וחלקם אף למעלה מ- 20 שנה. למותר לציין כי עלות הסכסוכים, הן לתובעים והן לנתבעים, היתה עצומה והגיעה למיליוני שקלים לתיק).
סעיף 1 לחוק הפטנטים (הגדרות) קובע מהו "ניצול האמצאה": "(1) לעניין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה – ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות; (2) לעניין אמצאה שהיא תהליך – שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך – כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות; אך למעט אחת מאלה: (1) פעולה שאינה בהיקף עסקי ואין לה אופי עסקי; (2) פעולה ניסיונית בקשר לאמצאה שמטרתה לשפר אמצאה או לפתח אמצאה אחרת; (3) פעולה הנעשית לפי הוראות סעיף 54א."
סעיף 49 לחוק הפטנטים קובע את זכות האכיפה של בעל הפטנט: "(א) בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה); (ב) אין במתן הפטנט משום מתן רשות לנצל אמצאה ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין."
סעיף 49 (ב) מבהיר, כי עצם הבעלות בפטנט, אינה מהווה רישיון לנצל את האמצאה המוגנת, אם אותה אמצאה כוללת שימוש באמצאה מוגנת אחרת. כלומר, יתכן כי אף בעל הפטנט עצמו ייאלץ לקבל רישיון שימוש מבעל פטנט אחר בכדי שיוכל להשתמש באמצאתו המוגנת. כאן יש להדגיש, כי אמצאות ופטנטים רבים מבוססים על טכנולוגיות ופטנטים קיימים ומהווים שיפור שלהם.
רישיון לניצול הפטנט – הבסיס החקיקתי בישראל
סעיף 84 לחוק הפטנטים קובע, כי: "בעל פטנט רשאי ליתן בכתב רישיון, ייחודי או לא ייחודי, לניצול האמצאה שעליה ניתן הפטנט, ורשאי לעשות כן בעל אמצאה שעליה נתבקש פטנט". מסעיף זה אנו למדים שני עניינים חשובים: (א) על רישיון לניצול פטנט להיות בכתב (ומכאן החשיבות של הסכמי רישוי פטנטים מסודרים וערוכים במיומנות); (ב) אותו הכלל חל גם על אמצאה עליה הוגשה בקשה לפטנט (ובטרם התקבל הפטנט).
סעיף 85 לחוק הפטנטים קובע, כי: "רישיון ייחודי בפטנט מעניק לבעליו זכות ייחודית לפעול לפי סעיף 49 כאילו היה הוא בעל הפטנט ואוסר על בעל הפטנט לנצל בישראל את האמצאה נושא הפטנט". רישיון ייחודי הינו למעשה רישיון בלעדי (Exclusive License). הסעיף מבהיר כי מרגע שהעניק בעל הפטנט רישיון בלעדי לאחר, הבלעדיות חלה גם על בעל הפטנט עצמו והוא אינו יכול עוד לנצל את הפטנט בתקופת הבלעדיות. רישיון בלעדי, מטבע הדברים, מהווה יתרון תחרותי גדול עבור מקבל הרישיון ועל-כן יהיה יקר יותר.
סעיף 86 לחוק הפטנטים קובע, כי "רישיון לא ייחודי בפטנט מעניק זכות לנצל את האמצאה נושא הפטנט בהיקף ולפי התנאים שנקבעו ברישיון". רישיון לא ייחודי הינו, למעשה, רישיון שאינו בלעדי (Non-Exclusive License). בעל הפטנט רשאי להעניק רישיון לא-בלעדי למספר גורמים במקביל וברור כי ערכו הכלכלי של רישיון זה נמוך משל רישיון בלעדי.
סעיף 87 לחוק הפטנטים קובע, כי: "אין תוקף לרישיון על פטנט כלפי שום אדם זולת הצדדים לרישיון, אלא אם נרשם לפי חוק זה". סעיף זה משמעותי בעיקר לעניין אכיפתו של פטנט עליו ניתן רישיון בלעדי. בעל הרישיון הבלעדי לא יוכל להיכנס בנעליו של בעל הפטנט ולתבוע במקומו את מפר הפטנט, אלא אם הרישיון הבלעדי על-שמו נרשם כדין בפנקס הפטנטים. על-כן, יהיה זה האינטרס של מקבל הרישיון הבלעדי לדאוג לרישום הרישיון הבלעדי בפנקס הפטנטים וטוב יעשה אם ידאג לציין זאת מפורשות בהסכם בינו לבין בעל הפטנט.
ראוי לציין, כי על-אף היותם של הסכמי רישוי מסוימים "הסדר כובל" על-פי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח- 1988, הרי שחוק זה הוציא מן הכלל הסכמים לרישוי פטנטים, אם נרשמו כדין (סעיף 3 (2) לחוק ההגבלים העסקיים).
עקרונות מסחריים ומשפטיים בהסכמי רישוי פטנטים
לחברה, או לממציא עצמאי המחזיק בפטנט, מספר אפשרויות למסחורו של הפטנט והפקת רווחים ממנו. כמפורט לעיל, רישום הפטנט עלה לבעליו לא רק בזמן, מחשבה ויצירתיות, אלא גם בממון רב. מדיניות המסחור של פטנטים הינה סוגיה מקיפה בפני עצמה ומחייבת תשומת לב וחשיבה אסטרטגית לטווח ארוך. בארגונים גדולים, המחזיקים בעשרות ובמאות פטנטים רשומים, מסחור הפטנטים מהווה יחידת רווח עצמאית ומעסיק מספר עובדים אשר תפקידם להגדיל את ההכנסות מהסכמי הרישוי וזאת במקביל להמשך הפיתוח ולמכירת המוצרים "הרגילים" של הארגון (כך, למשל,Nokia, Ericsson, Samsung, LG, Sony, Nikon, NTT, AT&T, IBM, Canon, Hitachi, Philips ועוד רבים אחרים). בישראל, פועלות בתחום זה בעיקר חברות מסחור הידע של האוניברסיטאות ומכוני המחקר השונים ("רמות" של אונ' תל-אביב; "הדסית" של המרכז הרפואי הדסה; "יישום" של האונ' העברית; "ידע" של מרכז ויצמן למדע; "נגב טכנולוגיות" של אונ' בן-גוריון; מוסד הטכניון למו"פ (TRDF) של הטכניון; החברה למחקר ופיתוח של אונ' בר-אילן; "כרמל" של אונ' חיפה ועוד). חברות ההי-טק הישראליות החלו למסחר פטנטים רק בשנים האחרונות, בין השאר משום שטרם צברו די פטנטים כדי להוות גורם משמעותי בשווקים הבינלאומיים. ואולם, אין ספק כי עם הזמן גם תחום זה יתפתח ויותר ויותר חברות ישראליות עתירות-ידע ייהנו מהכנסות שוטפות וגבוהות מרישוי הפטנטים שבבעלותן.
כפי שיתואר בהמשך, לעתים מתאגדים מספר ארגונים בתחום טכנולוגי מסוים ויוצרים מאגר פטנטים (Patent Pool), המנוהל באופן עצמאי ומעניק רישיונות שימוש בפטנטים של כל חברי המאגר והרלוונטיים למימוש טכנולוגיה מסוימת המבוססת על כל אותם פטנטים (ולעתים, גם על פטנטים אשר אינם במאגר). כך, מגדילים אותם ארגונים את האטרקטיביות של הפטנטים שבבעולתם, המוצעים כ"חבילה אחת" עם פטנטים אחרים ונמצאים חיוניים ומועילים יותר עבור שוק היעד שלהם. מעניין, אגב, לראות איך חברות המנהלות ביניהן, בדרך כלל, תחרות עד חורמה בשוק המוצרים, דרות בכפיפה אחת תחת מאגרי הפטנטים ומשתפות ביניהן פעולה לצורך מסחור הפטנטים שבבעלותן באופן היעיל והרווחי ביותר. כך, למשל, Nokia, Ericsson, LG וחברות נוספות המתחרות ביניהן במכירת מכשירי טלפון ניידים וחברות כולן במספר מאגרי פטנטים למימוש תקנים טכנולוגיים בתחום הטלקומוניקציה.
לבעל הפטנט, כאמור, ישנן מספר אפשרויות פעולה למסחור הפטנט:
1. לפתח מוצר המבוסס על האמצאה מוגנת הפטנט ולשווקו. באמצעות הפטנט יוכל למנוע מאחרים מלהתחרות בו במדינות בהן הפטנט רשום. אפשרות זו מתאימה, כמובן, לבעלי החזון ויכולות הניהול (לרבות גיוס ממון), המעוניינים לפתח חברה מסחרית ולחדור לשווקים, על כל המשתמע מכך. למותר לציין, כי מדובר במסלול המרתק, אך גם המסוכן ביותר, מבין המסלולים למסחור הפטנט;
2. למכור את הפטנט ולקבל תמורתו תשלום חד-פעמי. לאחר המכירה תעבור הבעלות בפטנט לרוכש ולבעל הפטנט לא תהיה עוד שליטה עליו. עסקה זו הינה חד-פעמית ומתאימה, בין השאר, למי שמעוניין להשיג רווח מיידי תמורת אמצאתו מבלי להידרש לפיתוח מוצרים, מאמצי מכירה ושיווק, או ניהול מערכת יחסים ארוכת טווח (הטעונה פיקוח ואכיפה) הכרוכה בהענקת רישיונות שימוש.
3. להחזיק בפטנט ולהעניק רישיונות שימוש. אפשרות זו, אשר תידון בהמשך המאמר, מאפשרת לבעל הפטנט להחזיק ולשלוט בו למשך כל תקופת הפטנט ולהפיק ממנו רווחים מבלי להידרש לפיתוח, שיווק ומכירת מוצרים.
4. שילוב של אפשרויות 1 ו-3, כלומר פיתוח מוצרים ושיווקם, מצד אחד, והענקת רישיונות שימוש (מוגבלים) לאחרים. אפשרות זו מתאימה, מן הסתם, לארגוני ענק המסוגלים לנהל את שתי החזיתות הללו במקביל, כפי שאכן עושות חברות ענק בתחום הטלקומוניקציה.
כמובן שלכל אחת מן האפשרויות לעיל, ישנן אפשרויות משנה, הנבדלות זו מזו בסוג העסקה, אמצעי התשלום וסוגי התמורה המגוונים הקיימים כיום בתחום זה (למשל, תשלום במזומן או במניות, רישיון צולב, מיזמים משותפים ועוד).
להלן נתאר מספר עקרונות מסחריים ומשפטיים המיושמים בהסכמי רישוי פטנטים. עקרונות מסוימים נובעים מעצם טיבם וטבעם של פטנטים, כמוסבר לעיל, ואחרים הינם עקרונות כלליים המקובלים בהסכמי רישיון בתחום ההי-טק.
עקרונות מסחריים בהסכמי רישוי פטנטים
1. רשימת הפטנטים המורשים (Licensed Patents) – כל הסכם רישיון לשימוש בפטנטים יגדיר את הפטנטים המורשים לשימוש. בדרך-כלל, תצורף להסכם רשימה ברורה הכוללת את מספרי הרישום של הפטנטים ואת מדינת רישומם. לעתים, יפנה ההסכם לרשימת פטנטים המפורטת באתר האינטרנט של בעל הפטנטים. בהסכמי רישוי של מאגרי פטנטים (Patent Pool) תפרט הרשימה גם את שם החברה המחזיקה בכל פטנט. כמו כן, נהוג לציין בגוף ההסכם, כי רשימת הפטנטים ניתנת לעדכון מעת לעת וכי על מקבל הרישיון הנטל להתעדכן. לעתים, כוללת רשימת הפטנטים גם בקשות פטנט שטרם התקבלו. חשוב לציין, כי פטנטים רבים ברשימות אלו, מבוססים, למעשה, על אותה אמצאה, עליה נתבקש פטנט במספר רב של מדינות;
2. המוצרים המורשים (Licensed Products) – לעתים, מגביל בעל הפטנט את השימוש בפטנט למוצרים מסוימים בלבד ומוצרים אלה מפורטים באופן ספציפי בנספח להסכם. כך שומר לעצמו בעל הפטנט את השליטה בטכנולוגיה ובשווקי היעד;
3. היקף/אופי הרישיון (License Grant; Scope of License) – הסכם הרישוי קובע את הפעולות אותן מורשה מקבל הרישיון לבצע במסגרת ניצול הפטנט. בדר"כ, יכללו פעולות אלו ייצור (Make), ייצור ע"י קבלן משנה (Have Made), שימוש (Use), ייבוא (Import), ייצוא (Export), מכירה (Sell) והפצה (Supply/Distribution). לעתים, מעניק בעל הפטנט רישיון לניצול הפטנט, ללא תשלום, למטרת הצגת המוצרים לתקופת ניסוי והערכה אצל לקוחות פוטנציאליים (Trial/Evaluation License) ו/או לביצוע מצגות ומאמצי מכירה (Demonstration License);
4. תחום הרישיון (Territory) – בעל הפטנט רשאי להגביל את הרישיון למדינה אחת או למספר מדינות ורשאי הוא להעניק רישיון כלל-עולמי (Worldwide License). מבחינת מקבל הרישיון, יש לשים לב, כי במדינות בהן הפטנט כלל אינו רשום, אין, למעשה, משמעות לרישיון ככל שהדברים אמורים ביכולת לאכוף את הפטנט במדינות אלו. במקרה של ניצול הפטנט במדינה אשר אינה כלולה ברישיון, יוכל אמנם בעל הפטנט לתבוע את מקבל הרישיון בעילה של הפרת הסכם הרישוי, אך לא יוכל לתבוע אותו על הפרת פטנט במדינה זו, שכן אינו רשום שם; עם זאת, כל הפרה או התחכמות שכאלו, עלולות לגרום לביטול הרישיון כולו ולכן יש לשקול אותם בכובד ראש;
5. תקופת הרישיון - (License Term)תקופת הרישיון יכולה להשתרע עד לפקיעת תוקף הפטנט. בדרך כלל תיקבע תקופה קצרה יותר (1-5 שנים) עם אפשרות להארכה. מכיוון שהסכמי רישוי חלים, במקרים רבים, על מספר פטנטים אשר להם תאריכי פקיעה שונים, חשוב לציין כי יתכן כי בתקופת ההסכם, יפקע פטנט אחד או יותר;
6. בלעדיות (Exclusivity) – הרישיון יכול שיהא בלעדי (מוענק רק למקבל הרישיון) ויכול שיהיה לא-בלעדי. בלעדיות, כידוע, שווה הרבה כסף ויכולה להיות רחבה או צרה. בלעדיות "צרה" תהיה מוגבלת למדינות מסוימות ו/או למוצרים מסוימים ותותיר לבעל הפטנט שווקים נוספים למסחור הפטנט. הסכמי רישוי בתחום הטלקומוניקציה, המכילים רשימה ארוכה של פטנטים ושל בעלי פטנטים (במאגרי הפטנטים), לא יעניקו, על-פי רוב, בלעדיות כלשהי;
7. תשלום עבור הרישיון (Consideration) – על-פי רוב, מתבססים הסכמי רישוי פטנטים על אחד או יותר מן המודלים הבאים לתשלום עבור הרישיון:
א. תשלום חד-פעמי מראש (Down Payment) – בעל הפטנט אינו נוטל סיכון כלשהו ודורש תשלום מלא מראש, ללא קשר להיקף השימוש של מקבל הרישיון. הסכומים תלויים בשוק ובמידת הנחיצות בפטנט;
ב. תמלוגים (Royalties/License Fees) – מקבל הרישיון משלם לבעל הפטנט תמלוגים עבור כל מוצר שהוא מוכר. לעתים יצוינו התמלוגים כאחוז מן ההכנסות, אך לרוב מצוין סכום קבוע בגין כל מוצר נמכר. שיטה זו דורשת מעקב והגשת דו"חות תקופתיים;
ג. תשלום ראשוני מראש (Initial License Fee) ותמלוגים – שילוב של שתי האפשרויות לעיל. בעל הפטנט מקטין את הסיכון על-ידי נטילת סכום קבוע מראש ומקווה ליהנות מהצלחתו של מקבל הרישיון במכירת מוצריו;
ד. לעתים משולמת התמורה באמצעים אחרים, למשל בהון מניות של החברה מקבלת הרישיון, או ברישיון צולב (Cross-License) במקרה שכל אחת מן החברות מעוניינת בשימוש בפטנטים של האחרת.
8. דו"חות תקופתיים (Periodical Reports) וביקורות (Audit Rights) – במקרה שהתשלום בעד הרישיון מתבצע בדרך של תמלוגים, יש לקבוע את מועדי התשלום (בדר"כ, אחת לרבעון או חציון) וכן כי על מקבל הרישיון להגיש דו"ח (לעתים מאומת בידי רו"ח), המפרט את כמות המכירות וחישוב התמלוגים המגיעים לבעל הפטנט. כמו כן, ידרוש בעל הפטנט סמכות לבקר (בדר"כ, אחת לחציון או שנה) במשרדי מקבל הרישיון ולבצע ביקורת על דו"חות המכירה וההכנסות של החברה על-מנת לאמת את הדו"חות שהגיש מקבל הרישיון;
9. העברת הזכויות ורישיון משנה (Transfer of Rights, Assignment, Sub-License) – כאמצעי נוסף לשליטה בפטנט וברישיונות לניצולו, יקבע בעל הפטנט כי הרישיון הינו ייחודי למקבל הרישיון וכי אינו ניתן להעברה או לרישוי משנה ללא אישור בעל הפטנט. לעתים, יינתן אישור להענקת רישיונות משנה לחברות קשורות (Affiliates) – חברה-בת, חברת-האם, או חברה-אחות. אפשרות העברת הרישיון לצד שלישי מתגלה כחשובה ביותר במקרים של עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A), בהם היכולת של החברה הרוכשת להמשיך ולייצר את מוצרי החברה הנרכשת, תלויה באפשרות להמחות את הסכם הרישוי.
עקרונות משפטיים בהסכמי רישוי פטנטים
1. מצגי בעל הפטנט (Licensor's Warranties and Representations) – בעל הפטנט ימנע בדר"כ מלתת מצגים כלשהם בקשר לפטנטים המורשים והוא אף יציין זאת במפורש בהסכם הרישוי. מבחינת בעל הפטנט, על מקבל הרישיון לבחון את רשימת הפטנטים, תקפותם ונחיצותם למימוש הטכנולוגיה. יתר על כן, בשונה מהסכמי רישיון של תוכנה, בעל הפטנט אינו מתחייב כי הפטנט אינו מפר קניין רוחני של צדדים שלישיים, שכן בהחלט יתכן, כמוסבר לעיל, כי ניצול פטנט אחד יחייב רישיון מבעל פטנט אחר. עם זאת, ייטיב מקבל הרישיון לעשות, אם ידרוש ויקבל מצג כי הפטנטים המורשים תקפים, לפחות במועד חתימת ההסכם;
2. מצגי מקבל הרישיון (Licensee's Warranties and Representations) – מקבל הרישיון נדרש להציג כי הוא מבין ומסכים עם היעדר המצגים של בעל הפטנט וכן כי הוא מבין כי הפטנטים המורשים אינם בהכרח מספיקים למימוש הטכנולוגיה בה הוא מעוניין וכי יתכן כי יצטרך לרכוש רישיונות נוספים מצדדים שלישיים;
3. התחייבויות מקבל הרישיון (Licensee's Covenants) – בנוסף להתחייבויותיו לפעול בהתאם לתנאי הרישיון, יידרש לעתים מקבל הרישיון להימנע מכל פעולה שיש בה משום תקיפת או החלשת הפטנטים המורשים וכן יידרש להתחייב כי במידה והוא מחזיק, או יחזיק, בפטנט הקשור למימוש אותה טכנולוגיה נשוא הפטנטים המורשים, הוא לא יימנע מלהעניק רישיון שימוש (צולב) לבעל הפטנט;
4. שיפוי (Indemnification) – מאחר ובעל הפטנט נמנע בדר"כ מלהציג למקבל הרישיון מצג כלשהו בקשר לטיב הפטנטים, הרי שהוא יימנע גם ממתן שיפוי בקשר להפרת המצגים וזאת בשונה מהסכמי רישיון של תוכנה, בהם מקובל כי בעל התוכנה משפה את מקבל הרישיון במקרים של הפרת המצגים, לרבות במקרה של תביעת צד שלישי בעילה של הפרת פטנט (או כל זכות קניין רוחני אחרת). מאידך, דורש בעל הפטנט שיפוי ממקבל הרישיון למקרה של הפרת המצגים אשר נתן לבעל הפטנט;
חשוב להדגיש, כי הסכם רישוי פטנטים אינו הסכם לרישוי תוכנה, במובן זה שבעוד שברישוי תוכנה, מקבל לידיו, בדרך כלל, בעל הרישיון מוצר מוגמר בו יוכל להשתמש באופן מיידי, הרי שברישוי פטנט, בעל הרישיון אינו מקבל מוצר, אלא זכות להשתמש בנכס (הפטנט) לצורך פיתוח, ייצור או הפצה של מוצר המיישם את הפטנט (בין אם בעצמו או ע"י אחרים). לעתים, המצב הפוך וחברה הרוכשת רישיון לשימוש בתוכנה, נדרשת להתקשר בהסכם לרישוי פטנטים (עם בעל התוכנה עצמו או עם צד שלישי המחזיק בפטנטים ליישום התוכנה כאמור). כך קורה שבמקרים רבים, התוכנה והפטנט הינם למעשה מוצרים משלימים.
הקשר בין הסכמי רישוי פטנטים לתקנים בינלאומיים בתחום הטלקומוניקציה
חברות הי-טק ישראליות רבות פועלות בשנים האחרונות בתחום הטלקומוניקציה בכלל ובתחום הטכנולוגיה והיישומים לטלפונים סלולאריים בפרט. על מגוון המכשירים הניידים הקיימים בשוק והטכנולוגיות התומכות בהם אין צורך להכביר מלים, אך נציין כי טכנולוגיות להעברת קבצי מולטימדיה (תמונות, קולות וסרטים - Images, Audio & Video) על גבי רשתות סלולאריות, משולבות כיום במוצריהן של רוב החברות הנוטלות חלק בתחום זה, הן חברות תוכנה והן חברות חומרה (צ'יפים ומעגלים משולבים/מודפסים).
תחום הטלקומוניקציה עבר כברת דרך ארוכה עקב התפתחותן המהירה של הרשתות הסלולאריות. יצרניות המכשירים הניידים הוסיפו בזמן קצר יחסית עוד ועוד יכולות להעברת נתונים ממכשיר למכשיר, דבר אשר חייב את שילובן של טכנולוגיות מתאימות הן במכשירים והן בתשתיות התקשורת. טכנולוגיות אלו, אשר חלקן פותח כבר בשלהי שנות ה- 70 וה- 80 של המאה ה- 20, מסייעות בהצפנה (Encoding), דחיסה (Compression) ופיענוח (Decoding) של קבצי נתונים לצורך העברתם על גבי רשתות סלולאריות. למותר לציין כי על רובן המכריע של טכנולוגיות אלו נרשמו פטנטים במספר רב של מדינות, לרבות ארה"ב, יפן, דרום קוריאה, קנדה, אוסטרליה, רוסיה וברוב המדינות המפותחות באירופה. יש לציין, כי שמה של ישראל נפקד מרוב רשימות אלו, עקב היותה של ישראל שוק קטן ורישום פטנט גם בישראל, נראה כבלתי כדאי מבחינה כלכלית באותם ימים. כיום, עקב היותן של חברות ישראליות שחקניות ראשיות בפיתוח טכנולוגיה ויישומים לשווקי הטלקומוניקציה, גדלה החשיבות שברישום פטנטים, הן של החברות הישראליות עצמן והן של חברות זרות, גם בישראל וזאת לצורך יכולת אכיפה מוקדמת ויעילה למניעת פיתוח של טכנולוגיות מתחרות בטרם החדרתן לשווקים הבינלאומיים.
התפתחותן המהירה של טכנולוגיות להעברת קבצי מולטימדיה על-גבי רשתות סלולאריות (להן היו שותפות בעיקר חברות הענק הפזורות במדינות שונות ברחבי העולם) והשימוש ההולך וגובר במגוון מכשירים ומגוון רשתות תקשורת, הביאו לצורך ביצירת מכנה משותף ואחידות טכנולוגית לצורך "יכולת פעולה הדדית" (Interoperability) וזאת בכדי שמשתמשי הקצה (End-Users) ברחבי העולם יוכלו להתקשר זה עם זה ולהעביר ביניהם קבצי מולטימדיה, על אף שהם מחזיקים במכשירים שונים של יצרנים שונים. לצורך כך, נוסדו ארגוני תקינה אשר מטרתם ליצור תקנים טכנולוגיים (Technology Standards) על-פיהם יוטמעו וייושמו הטכנולוגיות להעברת מולטימדיה על-גבי רשתות סלולאריות ותושג אחידות בין היצרנים השונים לרווחתם של כולם. ארגוני התקינה החשובים בתחום הטלקומוניקציה הינם:
- ISO (the International Standards Organization);
- IEC (the International Electrotechnical Commission);
- ITU (the International Telecommunication Union) ;
- (the European Telecommunication Standard Institute) ETSI;
- MPEG (the Moving Pictures Expert Group) – קבוצת משנה משותפת ל- ISO ו- IEC;
- 3GPP (the Third Generation Partnership Project) – ארגון-על המאגד תחתיו מספר ארגוני תקינה מרחבי העולם והמתמחה בתקנים לרשתות הדור השלישי.
ארגוני תקינה אלה אחראים, בין השאר, לתקנים הידועים כ-MPEG, MP3, G723, AVC (H264), AMR AAC ואחרים, המיושמים כיום כמעט בכל מכשיר טלפון סלולארי בעל יכולות העברת קבצי מולטימדיה.
ההצטרפות והחברות בארגוני התקינה הינה וולונטארית ואולם רוב החברות העוסקות בתחום ובפרט החברות המובילות את פיתוח הטכנולוגיות, הינן חברות בארגונים אלה וזאת משתי סיבות עיקריות, הקשורות זו בזו:
1. יכולת ההשפעה הגבוהה של המשתתפים הקבועים בדיונים על קביעת התקנים;
2. לקביעת התקן, השלכה ישירה על הנחיצות של פטנטים רבים, המצויים בבעלותן של חברות אלו.
הפטנטים "החיוניים" (Essential Patents)
תהליך קביעת התקנים הטכנולוגיים הינו תהליך ממושך ויסודי הכולל דיונים רבים של קבוצות עבודה המורכבות מן החברים בארגון התקינה (בין המשתתפים ישנם גם משקיפים). בסופו של תהליך התקינה, מתקבל תקן טכנולוגי המאומץ, בהדרגה, הן על-ידי החברים בארגון התקינה והן על-ידי כל החברות העוסקות בתחום והשואפות ליכולת עבודה הדדית בין מכשירי הטלפון הניידים (Interoperability).
לאחר אימוץ התקן, מזמין ארגון התקינה את החברים להצהיר על פטנטים אשר בבעלותם ואשר לדעתם מהווים פטנטים חיוניים (Essential Patents) ליישום התקן. טבעי, אם כן, כי תקנים רבים, מבוססים, במידה משמעותית, על עשרות, ולעתים מאות, פטנטים השייכים לתאגידי הענק, המשתתפים באופן קבוע בקביעת התקנים הטכנולוגיים. יש להדגיש, כי ארגון התקינה אינו בוחן כל פטנט ופטנט ואינו נכנס לדין ודברים עם בעלי הפטנטים, שכן אין זה מתפקידו ואין זה ביכולתו. במידה רבה, עובר הנטל לבדיקת הפטנטים החיוניים לחברות המעוניינות ליישם את התקן ולנצל את הפטנטים באופן מסחרי. כאמור לעיל, מקפידים הסכמי רישוי הפטנטים להדגיש כי בעל הפטנט אינו מתחייב כי הפטנטים נשוא ההסכם מספיקים ליישום התקן וכן כי ניצולם לא יהווה הפרה של פטנטים אחרים. חברות המעוניינות לנצל את הפטנטים החיוניים וליישם את התקן, חותמות במקרים רבים על הסכמי רישוי פטנטים מבלי שבדקו את רשימת הפטנטים ונחיצותם לתקן (בדיקה שעלותה עשויה להיות גבוהה ביותר עד כדי פגיעה בכדאיות הכלכלית של רישוי הפטנטים) ומסתמכות, במידה רבה, על הצהרותיהם של בעלי הפטנטים כי הפטנטים אכן חיוניים ליישום התקן.
אחד מעקרונות העבודה החשובים של ארגוני התקינה הינו ההתחייבות ההדדית להענקת רישיונות תחת תנאים הוגנים, סבירים וללא הפלייה, לו מתחייבים הן החברים בארגוני התקינה והן בעלי הרישיונות המסכימים לתנאי זה בהסכמי הרישוי (fair, reasonable and non-discriminatory terms). עקרון זה בא להבטיח, כי כל חברה תוכל לרכוש רישיון לשימוש בפטנטים החיוניים של חברות אחרות ועל-ידי כך ליישם את התקן הטכנולוגי באופן חופשי.
מאגרי פטנטים חיוניים (Essential Patent Pools) בתחום הטלקומוניקציה
בתחום הטלקומוניקציה נוסדו בשנים האחרונות מספר מאגרי פטנטים המאגדים בעלי פטנטים חיוניים למימוש תקנים מובילים בתחום זה. בין מאגרי הפטנטים הקיימים כיום ניתן למצוא את MPEGLA (פטנטים לתקני MPEG השונים); Via Licensing (פטנטים לתקן AAC); Voiceage (פטנטים לתקן AMR); Thomson Licensing (פטנטים לתקן MP3) ועוד. מאגרי פטנטים אלה מיישמים את העקרונות המפורטים לעיל וטבעי כי עם הזמן והמשך הפיתוח, נהיה עדים להתחזקותם של המאגרים הקיימים ולהצטרפותם של מאגרי פטנטים נוספים.
סיכום
כפי שראינו, חברות הי-טק ישראליות רבות נחשפות בשנים האחרונות לסוגיית הסכמי רישוי הפטנטים, לרוב, כמקבלות הרישיון. הסכמים אלה מיישמים היבטים מסחריים, כלכליים ומשפטיים הנובעים מאופיו המיוחד של הפטנט ויש חשיבות רבה להבנתם, הן מבחינת בעל הפטנט והן מבחינת מקבל הרישיון לניצול הפטנט. סקרנו את הבסיס המשפטי והכלכלי של רישום הפטנט ואכיפתו וכן את העקרונות החשובים בהסכמי הרישוי. כמו כן, הצגנו את עבודתם של ארגוני התקינה הבינלאומיים בתחום הטלקומוניקציה, את הקשר בין עבודתם של ארגונים אלה להסכמי רישוי הפטנטים וכן את מאגרי הפטנטים הפועלים בתחום זה.
הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין נוה, קנטור, אבן-הר, המתמחה במשפט מסחרי ובהקמה וליווי של חברות הי-טק. המשרד מייצג יזמים, חברות סטארט-אפ, חברות חממה, חברות הי-טק פרטיות וציבוריות וכן משקיעים פרטיים ומוסדיים. המשרד מעניק ללקוחותיו מגוון שירותים, לרבות ייצוג בהסכמי מייסדים, הקמת חברות, הסכמי העסקה ואופציות לעובדים, הסכמי השקעה והלוואה, מיזמים משותפים, הסכמי רישיון והפצה וכן עסקאות מיזוגים ורכישות.
מסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא סקירה כללית בלבד של נושא המאמר.
© 2008, כל הזכויות שמורות למחבר המאמר.